从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题（三）
作者：
同济大学法学院教授，知识产权与竞争法研究中心主任张伟君
同济大学法学院副教授，知识产权与竞争法研究中心副主任张韬略
四、涉外定牌加工商标纠纷是否应该适用“国际礼让”原则？
在上述ARI诉Riceland一案中，美国法院依据《兰姆法》禁止本案被告的侵权行为，确实还考虑了被告在国外市场并不享有合法的注册商标权（虽然涉嫌侵权商品的国外委托方或进口商享有使用涉案商标的权利）的因素。那么，在涉外定牌加工商标侵权纠纷中，如果被告在国外市场中对其使用的商标拥有合法的注册商标权可以来对抗原告使用的商标，被告在美国境内的行为是否依然会被美国法院所禁止，其答案并不确定[1]。这其实是一国法院在审理民事侵权纠纷案件时，是否应该根据“国际礼让”原则对于外国法以及国外合法的权利予以尊重或礼让的问题。
礼让原则是以“国际礼让(Comitas Gentium)”说以及“既得权”理论为理论基础的国际私法原则，是一国法院适用外国法的依据。创立国际礼让说的荷兰国际私法学者胡伯指出：“主权国家对于另一国家已在其本国有效实施的法律，出于礼让，应保持其在境内的效力，只要这样做不损害自己国家及臣民的权益”[2]；“在外国境内获得的权利应予执行”。英国学者戴赛在此基础上发展出来的“既得权”理论强调：“依据任何文明国家的法律正当获得的任何权利，英格兰法院均应予于承认；通常情况下，也应予执行。”[3]然而，正如有学者指出的那样，礼让原则在知识产权侵权纠纷中难以发挥作用，其原因在于知识产权的地域性和权利客体的可复制性。以商标权为例，由于商标权具有地域性，商标本身具有可复制性，这就使得不同的民事主体在不同的法域对用于同一种商品的相同商标可分别享有商标权。这一特点使得商标侵权案件原则上只能适用法院地法（内国法），而不能适用外国法。[4]
但是，在分析了上述美国判例后，有学者提出了这样的看法：
在判断定牌加工的商品在国外是否侵权，应该适用国外的商标法，这也是国际私法中礼让原则的体现。首先需考虑原告在产品目的国是否具有商标权，如该标识的商标权在目的国是由被告享有的，那么在目的国不可能存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为不应受到本国商标法规制。[5]
其言下之意是，即便涉外定牌加工商标侵权纠纷可以依据本国法判定被告的行为构成侵犯原告在本国享有的商标权，但是，如果原告在进口国不享有商标权，而被告享有商标权，那么应该依据礼让原则适用该外国法而不是适用本国法，最终就不应该判被告的行为侵权。换句话说，在涉外定牌加工商标侵权纠纷中，被告在国外享有的注册商标权可以用来对抗原告在本国享有的商标权。笔者认为，该学者的这个论断其实并不符合美国法院判例的本意，如前所述，在ARI诉Riceland案中，美国法院并没有因为被告在美国境外（沙特）使用涉案标识不违法而排斥美国法的适用，就算被告的委托人在美国境外享有注册商标权，美国法院也而不见得会“礼让”外国法而判决被告不构成侵权。
不过，这样的观点，在我国部分法院有关涉外定牌加工商标侵权案的判决中却已经有所体现。在上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷一案[6]中，上海市第一中级人民法院在判断被告玖丽得公司在本案中所实施的行为是否构成商标侵权时就考虑了以下因素：玖丽得公司使用的商标是美国朱利达电子有限公司按照美国法律取得的在美国境内享有注册商标专用权的商标，且其首次使用上述商标的时间早于原告申达公司成立时间及其商标在中国注册的时间。[7]在无锡艾弗国际贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案中，上海市浦东新区人民法院在分析原告的定牌加工出口行为是否侵犯了被告的注册商标专用权时，也结合了以下事实来进行综合判断：新加坡鳄鱼公司在韩国享有“Crocodile及图”等注册商标专用权，该公司出具的《授权书》对韩国亨籍公司通过韩国艾弗公司向原告定牌加工的行为进行了确认，因此，原告使用涉案商标具有合法授权。[8]而有的法院的判决在对国外商标的“尊重”上更进了一步，连国外的未注册商标也得以成为对抗在中国的注册商标权的依据。在香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案中，福建省高级人民法院认为：被上诉人喜乐制衣公司受意大利NEW BOSS SAS DI LONGO SALVATORE服装进出口公司的委托，在国内为其定牌加工标有“NEW BOSS COLLECTION”商标的西服，而该公司已向其公司所在国意大利专利商标局申请注册讼争的“NEW BOSSCOLLECTION”商标，该商标至今虽未获注册，但也未被驳回申请。因各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权，故该公司在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标。[9]在上述案件中，中国境内的加工商均是受国外商标权人的委托在中国境内生产制造涉案商品，虽然被告在国外依法享有注册商标权或者说在国外享有使用涉案商标的权利，并不是这些法院认定国内加工商的行为不构成商标侵权的唯一因素，但起码也是一个重要的考量因素。可以说，在这些判决中，我国法院虽然并不是从国际礼让的角度来分析问题，但已经体现了对外国商标权的尊重，在一定程度上已经适用了外国商标法来权衡国内加工商的行为是否构成侵权。
但是，我国人民法院长期以来是坚持商标权地域性原则和涉外知识产权侵权纠纷不适用外国法的规则的。陈景川法官2005年在《人民司法》中撰文指出：由于知识产权法及知识产权的地域性特点, 在知识产权侵权和权属领域, 并不存在法律冲突。对知识产权国际保护有较大影响的以保护工业产权的巴黎公约、伯尔尼保护文学和艺术作品公约等多边条约为基干所建立起来的国际保护制度, 所确认的是以内国法保护外国人知识产权的方法。因此, 在涉外知识产权侵权、权属案件以及不正当竞争案件中, 通常应以被请求保护国的国内法保护外国人的知识产权。[10]在2005年11月召开的全国法院知识产权审判工作座谈会上，蒋志培法官在会议总结发言中谈到：知识产权涉外民事侵权案件一般不存在适用外国法律的问题，必须直接依据国内法裁判案件，这是知识产权法律地域性最基本的要求。[11]我国不少法院在涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的审理中，也坚持了这样的理念。在美国耐克国际有限公司诉浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂和西班牙CIDESPORT公司商标权侵权纠纷一案中，深圳市中级人民法院认为：虽然西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。[12]在宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案中，浙江省高级人民法院认为，虽然永胜公司系接受美国公司的委托在生产的轴承上使用在美国注册的“RBI”商标，但由于美国公司对“RBI”商标在中国境内并不享有注册商标专用权，永胜公司在轴承上使用“RBI”商标的行为已经侵犯了瑞宝公司对“RBI”商标享有的专用权。[13]在广东佛山市泓信贸易有限公司诉广州海关行政处罚纠纷案中，原告的产品是受阿联酋“HENKEL”商标的合法持有人委托生产的，但是，广州市中级人民法院认为，商标专用权具有地域性，第三人（广东省深圳市恩同实业有限公司）是“HENKEL”商标在中国的合法权利人，原告以其取得境外同类商品同一商标持有人的委托，生产、出口“HENKEL”标识的机动车用卤钨灯的行为不构成商标侵权的辩解理由不能成立。[14]在莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司商标侵权纠纷一案中，被告亚环公司受墨西哥储伯公司委托在中国生产带有“PRETUL”商标的挂锁，宁波市中级人民法院一审判决认为：地域性是知识产权的基本特征之一，其基本含义是依据不同国家产生的知识产权是相互独立的，没有域外效力。在商标权领域，则体现为商标权人依据各国法律规定，分别取得独立的商标权，同一商标在各国取得商标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认，即商标权没有域外效力。储伯公司虽在墨西哥就第6类商品上取得了“PRETUL”商标权，但因该商标未在我国注册，其在墨西哥取得的该商标权不受我国法律保护。而莱斯公司现依法在我国受让取得了“PRETUL及椭圆图形”注册商标，应受我国法律保护。[15]
笔者支持上述观点和判决理由。笔者以为，知识产权的地域性原则是各国知识产权保护的基石，为世界各国所遵循，不可轻易动摇。从知识产权制度的发展历史来看，地域性原则是一个主权国家的知识产权法保护本国权利人权益或者说维护本国利益的重要手段[16]，知识产权保护国际公约所确立的最低保护标准、国民待遇原则和最惠国待遇原则等都丝毫没有动摇知识产权的地域性，即便在发达国家大力推动知识产权制度全球化和一体化的今天，也没有一个国家会出于“国际礼让”的考虑来尊重或保护依据他国法律产生的知识产权，全球一体化的“世界专利权”或“国际商标权”仍然是一个遥遥无期的空想，对于我国这样一个发展中大国而言，更不应该跟随此风而轻言“礼让”。如果说真的有什么知识产权司法政策的话，“地域性原则”就是我国各级法院在审理知识产权涉外侵权纠纷案件时最应该坚持的基本政策。当然，如果在我国境内产生的注册商标权确实是违背了诚实信用原则而“恶意抢注”了国外商标，这理该可以依据《商标法》去撤销或无效该注册商标。但是，如果国外的商标权人一开始无视中国市场的存在，不积极在中国注册其商标或者自己懈怠维权，或者也没有什么合法理由来撤销或者无效在中国已经注册的商标，我国法院就应该理直气壮地维护中国商标权人的权益，根本没有必要害怕背上“支持恶意抢注”或者“保护不诚信行为”的恶名而讳疾忌医，因为这就是知识产权地域性的必然结果。否则，如果有人在国外成功注册了中国企业的商标（比如：HUAWEI或HAIER，以及已经发生的“东风”案[17]——下文将继续分析此案），然后以定牌加工的方式在中国境内生产相关产品出口到该国，中国法院是“礼让”一下而放其一马，还是依据中国商标法禁止这种涉外定牌加工出口行为呢？[18]笔者认为，应该让道德的归道德，让法律的归法律，法官不能为了含混的道德观念而背弃了清晰的法律规则。只要各国恪守知识产权地域性的基本规则，只认可本国知识产权而否认外国知识产权在本国境内的效力，不同国家的知识产权效力的冲突就无从产生，对于涉外定牌加工商标侵权纠纷而言，也不至于因为要“礼让”外国商标权而“忽略”国内商标权。因此，上述“在目的国不存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为不应受到本国商标法规制”的观点，笔者难以苟同。与此观点相适应，在已有的涉外定牌加工商标侵权纠纷案中，被告以其使用的商标是委托方在国外合法注册的商标为由来提出抗辩时，我国部分法院虽然没有明说因此而不判定被告侵权[19]，但却毫无疑问成为法官判定被告行为不构成侵权的重要因素之一或有力心理支撑，从而放弃了知识产权保护的地域性原则，也放弃了对我国注册商标权人利益的保护。“这些法院的判决以维护中国境内加工企业利益为由，判定定牌加工行为不构成侵权，这与其说是在保护广大中国加工企业的利益，不如说是在保护少数外国委托加工者的利益，却牺牲了中国商标权人的利益和商标地域保护的基本原则。这是得不偿失的。”[20]
总之，只要坚持商标权地域性原则，我国法院在审理涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中既没有必要寻求本国法的域外适用，也没有必要考虑外国法下的知识产权或保护外国权利人的利益，这样既可以保持法律规则的稳定性而不至于顾此失彼，又可以维护法律规则的公平性而不至于厚此薄彼。
[1]因为本案不属于这种情形，所以，无法得出在这种情况下美国法院就一定会判决被告的行为不构成侵权的结论。
[2]ErnestG． Lorenzen，Selected Articles on the Conflict of Laws，1947，pp． 162 － 180．转引自：王承志：《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》，载《法学评论》2012年第1期，第135页。
[3]AlbertVenn Dicey，A Digest of the Law of England with Reference to the Conflictof Laws，1896，pp． 23 － 32．转引自：王承志：《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》，载《法学评论》2012年第1期，第135页。
[4]龙湘元、周详：《礼让原则在商标侵权纠纷中的适用问题——起涉外商标纠纷引发的法律思考》，载于《电子知识产权》2013年第1期，第120-121页。
[5]阮开欣：《涉外定牌加工商标侵权问题新探 ——以商标法域外适用为视角》，载于《中华商标》2015年第12期，总第220期，第76页。还有类似的观点是这样表述的：“结合美国兰哈姆法域外适用的司法实践，在判定国内企业的涉外定牌加工是否构成商标侵权时，所应当考虑的域外因素包括：若销售国的商标权并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在销售国不可能存在商标侵权行为，在我国的定牌加工行为也不应当构成侵权。”参见李旭颖：《如何判定涉外定牌加工商标侵权行为》，载于《中国知识产权报》，2016年8月26日第7版。
[6]（2009）沪高民三(知)终字第65号。
[7]（2008）沪一中民五（知）初字第317号。
[8]（2010）浦民三(知)初字第146号。
[9]（2007）闽民终字第459号。
[10]陈景川：《涉外知识产权民事法律关系的法律适用》，载于《人民司法》2005年第5期，第35-6页。
[11]蒋志培：《要处理好知识产权审判中的三个关系》，载于《人民司法》2006年第1期，第9-10页。
[12](2001)深中法知产初字第55号。
[13]（2005）浙民三终字第284号
[14]（2005）穗中法行初字第10号
[15]（2011）浙甬知初字第56号。浙江省高院的二审判决也支持了一审法院的观点：莱斯公司依法在我国受让取得了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标，该注册商标专用权现仍在有效期内，应受我国法律保护。而案外人储伯公司虽在墨西哥等国注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，但因上述商标未在我国注册，其在墨西哥取得的商标权不受我国法律保护。参见：(2012)浙知终字第285号
[16]比如，就限制权利人权利的“权利用尽”规则而言，在欧盟就内外有别。在欧盟范围内，为了欧盟市场一体化，放弃了地域性原则，采用权利的国际用尽；而在欧盟范围外，则仍然坚持地域性原则，并未采用权利的国际用尽。笔者注。
[17]（2015）苏知民终字第00036号民事判决书。
[18]有意思的是，早在2004年，北京市高级人民法院在《关于涉外知识产权民事案件法律适用若干问题的解答》中，其就第十八个问题“在侵犯著作权、不正当竞争纠纷案件中，双方当事人均为我国自然人、法人，或者在我国均有住所，侵权行为发生在外国的，应如何适用法律?”的回答是：“侵犯著作权、实施不正当竞争纠纷案件，双方当事人均为我国自然人、法人，或者在我国均有住所，侵权行为发生在外国的，可以适用我国的著作权法、反不正当竞争法等法律。”参见：京高法发［2004］49 号，2004年2月18日。载于《电子知识产权》2004年第5期，第62页。可见，我国法院的司法理念已经发展到我国知识产权法律对发生在外国的侵权行为也可以适用的程度了，这几乎和美国法院适用美国商标法对域外侵权行为实施管辖有异曲同工之处。如果按照这样的解释，我国法院甚至可以直接对在国外发生的侵权行为依照中国法来处理，那么，这种涉外定牌加工行为必然会被认定为侵权。
[19]在“PRETUL”商标案中，最高人民法院（2014）民提字第38号判决书以“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”为由认定其不构成侵权。
[20]张伟君等：《涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定 》，载于《知识产权》2014年第2期，第38页。
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